Exploiter sa marque pour ne pas risquer la déchéance

Exploiter sa marque pour ne pas risquer la déchéance et en conserver les preuves

La Marque permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur un signe  en lien avec des produits ou services visés dans la demande de dépôt. Elle est toutefois un titre juridique vivant, lié au développement commercial dans le temps et dont la force et l’opposabilité s’affaiblissent si elle n’est pas ou plus exploitée pour tout ou partie des produits et services protégés. En France et dans la plupart des pays européens, la protection absolue s’achève 5 ans après l’enregistrement de la marque.

L’actualité juridique nous rappelle cet état de fait dans une décision récente de la Cour de Cassation après une procédure judiciaire de 8 années.

La société L’EQUIPE est titulaire d’une marque déposée le 11/12/1996 auprès de l’INPI sous le n°96654944. Cette marque est enregistrée et renouvelée pour de nombreux produits et services dans 44 classes d’activités (sur 45 disponibles) !

Cette marque est principalement connue du public pour son exploitation pour le journal éponyme et le média d’information dans le domaine du sport.

La société L’EQUIPE avait attaqué la société SPORT CO ET MARQUAGE en contrefaçon par imitation de la marque concernant la marque postérieure   (« Equip’sport ») n°3478011 déposée en classes 25 (vêtements), 28 (jeux) et 41 (activités sportives).

En défense, SPORT CO ET MARQUAGE avait formé une demande reconventionnelle en déchéance  des droits de la société L’EQUIPE pour l’ensemble des produits désignés en classes 25, 28 et 41 de la marque antérieure fondant la contestation et notamment « Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

En 2014, le TGI de Strasbourg avait prononcé la déchéance de la marque L’EQUIPE pour les services d’« éducation, formation, divertissement et activités sportives et culturelles » de la classe 41 à compter du 04/04/2008, ce qui avait ensuite été confirmé notamment par l’arrêt rendu sur renvoi de la Cour d’Appel de Nancy du 20/09/2020. La Cour de Cassation vient de confirmer cet arrêt et la déchéance partielle de la marque dans un arrêt du 22/06/2021.

Dans une telle situation, le titulaire de la marque attaquée pour déchéance doit établir la preuve de l’usage sérieux de sa marque sur la période de référence pour les produits ou services visés.

Les juridictions ont estimé que l’utilisation de la marque dans le cadre d’un contrat de parrainage sportif (preuves apportées par la société L’EQUIPE) permettant d’assurer une publicité de sa marque par une opération de sponsoring ne pouvait qualifier une utilisation pour désigner une activité sportive qu’elle exercerait ou commercialiserait. L’usage promotionnel n’a pas été, à juste titre, validé comme un usage sérieux pour les activités sportives visées au dépôt.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que depuis 2020, la procédure de déchéance d’une marque non exploitée depuis plus de 5 années pour une partie ou l’ensemble des produits et/ou services visés au dépôt a été fortement simplifiée puisque cette action est possible directement auprès de l’INPI par le biais d’une procédure administrative.

– Eléonore DAUPHANT, Conseil en Propriété Industrielle et Associée chez Mark & Law

Sources :

• PIBD du 15 septembre 2022, accessible ici. 
• Décision de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 juin 2022, n°21-10.051